La confusion en matière publicitaire et promotionnelle

André Denis, avocat, Office national du film du Canada, Montréal.

Introduction

Les faits

Question en litige

Faits considérés

La décision du tribunal

Conclusion

Introduction

Dans une affaire datée du 9 mai 1997¹, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision qui vient préciser en quoi consiste le concept de confusion entre une marque de commerce déposée et la raison sociale d'un commerce concurrent.

Les faits

Les faits de la cause sont relativement simples. Les demanderesses-requérantes emploient depuis 1982 et ont enregistré en 1984 la marque de commerce "CRAZY IRVING". Les défenderesses-intimées, quant à elles, ont ouvert en mai 1996 deux établissements sous la bannière et le nom commercial "CRAZY DEAN", laquelle n'a jamais fait l'objet d'un dépôt de marque de commerce.

Question en litige

Étant donné que les parties opèrent toutes deux des commerces dans le domaine de l'informatique et vendent au grand public des ordinateurs, des logiciels et autres accessoires, Crazy Irving invoque confusion entre les deux noms et demande à la cour l'émission d'une injonction interlocutoire interdisant à Crazy Dean d'utiliser le mot "CRAZY" dans son nom commercial et dans l'opération de leur commerce.

À l'appui de leurs prétentions, Crazy Irving invoque les articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce portant sur la confusion ainsi que sur la concurrence déloyale et les marques interdites. Crazy Dean, en défense, soutient que Crazy Irving ne peut prétendre à un droit exclusif d'utilisation du mot "CRAZY", lequel ferait partie du domaine public.

Faits considérés

Les faits que la cour a sérieusement considérés, avant de rendre sa décision, sont les suivants:

· Crazy Irving a enregistré sa marque de commerce bien avant que les intimées Crazy Dean ne choisissent leur nom ; · les parties opéraient dans le même secteur d'activités ;

· les parties visaient le même marché-cible, même si Crazy Dean vendait moins de logiciels et plus de clones que Crazy Irving ;

· au fil des ans, Crazy Irving a accru progressivement la notoriété liée à sa marque auprès des consommateurs par un support publicitaire et promotionnel constant ;

· Crazy Irving a consacré des sommes importantes au seul chapitre de la publicité, s'élevant jusqu'à une somme de 215 000$, uniquement pour le mois de décembre 1995 ;

· les ventes de Crazy Irving se sont accrues de façon constante au fil des ans, passant de 2 132 $M, pour l'année financière 1990-1991, à 8 242 $M, pour l'année financière terminée le 31 décembre 1995 ;

· il y avait suffisamment de similitudes suspectes dans les caractéristiques physiques des commerces, y compris dans l'organisation des lieux et ce, tant au chapitre des couleurs que du lettrage publicitaire, compte tenu de la prédominance accordée en magasin à la marque de commerce "CRAZY IRVING", d'une part, et au nom "CRAZY DEAN", d'autre part, dans l'organisation physique des lieux ;

· en matière de placement média, le tribunal tient compte que les mêmes médias écrits et électroniques ont été choisis par les parties. De plus, l'approche de même que le ton des messages publicitaires sur les mêmes stations de radio étaient semblables et les produits annoncés étaient identiques.

La décision du tribunal

L'enregistrement d'une marque de commerce est accordé à la condition que cette dernière soit employée en liaison avec les marchandises ou les services décrits dans la demande. Rien n'empêche donc que la même marque soit enregistrée par deux entreprises distinctes en association avec des produits ou de services tout à fait différents. Il n'y aurait pas alors de risque de confusion entre les marques. Dans le cas présent, cependant, les parties vendaient en général les mêmes marchandises.

"CRAZY IRVING" est à la fois le nom commercial d'un détaillant et une marque de commerce déposée. Ces concepts reflètent des réalités juridiques différentes. En l'instance, les procédures portaient sur une contravention à la Loi sur les marques de commerce. Il eût donc été souhaitable que le jugement précise l'étendue de l'emploi de la marque "CRAZY IRVING". Tout porte à croire que la marque "CRAZY IRVING" désigne l'ensemble des services offerts par les requérantes, soit l'exploitation de ses magasins.

Le juge fut satisfait de la production de 52 lettres de clients de Crazy Irving, faisant état de leur impression que "CRAZY DEAN" était associé à "CRAZY IRVING" ; ceci constituait une preuve de risque de confusion pouvant potentiellement diluer l'achalandage de la marque déposée "CRAZY IRVING".

La cour a appliqué le test du souvenir imparfait de la marque susceptible d'induire les consommateurs à croire que le nom de "CRAZY DEAN" était associé à la marque "CRAZY IRVING". Il est important de souligner ici qu'une preuve de confusion formelle n'est pas requise pour l'ouverture du recours. Il n'est donc pas nécessaire de conduire un sondage scientifique démontrant des résultats statistiquement significatifs de confusion à l'appui de la preuve de la demande. Un simple risque de confusion suffit à ce que l'on accorde une ordonnance d'injonction interlocutoire au détenteur enregistré d'une marque de commerce.

Une injonction est une procédure spéciale qui ne devrait être accordée qu'en des circonstances exceptionnelles puisque son effet est d'enjoindre à une partie de ne pas faire ou de cesser de faire ou, dans les cas qui le permettent, d'Accomplir un acte ou une opération déterminé, sous les peines que de doit. Dans le cas présent, la cour a conclu que les conditions préalables à l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire étaient rencontrées :

· un risque de confusion, tel que requis par la Loi sur les marques de commerce, permettait de rencontrer le premier test de l'apparence de droit après une évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige ;

· sans l'ordonnance d'une injonction interlocutoire, il y avait un risque potentiel qu'un préjudice sérieux et irréparable ne soit causé à Crazy Irving, préjudice n'étant pas susceptible d'être compensé par des dommages-intérêt ou pouvant difficilement l'être ;

· le critère de prépondérance des inconvénients, consistant à déterminer laquelle des deux parties subirait le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou que l'on refuse l'injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond, penchait en faveur de Crazy Irving. En effet, les intimées (parties défenderesses) n'ont utilisé leur nom commercial "CRAZY DEAN" que pendant environ un an, alors que les requérantes ont encouru des frais sur une base constante depuis quinze ans en support publicitaire et promotionnel de leur marque dûment enregistrée "CRAZY IRVING".

Il est important de préciser que ces conditions ne s'appliquent qu'à l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, c'est-à-dire au commencement ou en cours d'instance, avant l'audition de la cause lors du procès. Le seul et unique critère d'attribution d'une injonction permanente, lors du procès, est de déterminer si la partie qui la demande y a droit ou non.

Par ailleurs, le juge refuse d'accréditer l'argument de Crazy Dean à l'effet que le nom "CRAZY" appartient au domaine public. On doit supposer ici que le juge ait été satisfait que la marque "CRAZY IRVING" ait été suffisamment distinctive des marchandises et services avec lesquels elle était employée et donc susceptible d'"appropriation" à l'égard de ces marchandises et services.

Conclusion

Cette décision illustre l'importance de procéder à des vérifications appropriées de tous les registres concernés, tant lorsque l'on incorpore une compagnie que lorsque l'on désire enregistrer une marque de commerce, voire même lorsque l'on procède à une vérification diligente lors de fusions et d'acquisitions d'entreprises ayant des portefeuilles de marques de commerce et de noms commerciaux.

En effet, il peut s'avérer beaucoup plus coûteux à une entreprise d'avoir à changer toute l'organisation physique de ses établissements et d'enlever toute bannière ou enseigne sur laquelle apparaît la marque de commerce ou le nom contrevenant à la loi, tel qu'il a été ordonné à Crazy Dean, et de perdre tout l'achalandage associé au support publicitaire et promotionnel de ce nom ou de cette marque que de faire les recherches appropriées avant d'investir ces sommes.

¹ Hartco Entreprises Inc. et Crazy Irving Inc. c. Les Ordinateurs Crazy Dean et al., C.S.M. 500-05-025723-964.

Dernière mise à jour : 1 juin 2001

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